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企业专利风险实操十五 [复制链接]

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白蚀症 http://www.baidianfeng51.cn/baidianfengzixun/wuliliaofa/294.html
八、海外申请风险

专利有地域性,在中国申请的专利不能在其他国家生效,所以企业需要在可能运用有关专利技术的国家申请专利。

中国企业在海外申请的专利越来越多,相关风险也日益显现。海外专利申请费用高昂,动辄几十万元,所以海外专利申请的第一大风险就是成本浪费风险,其他的风险包括国家选择风险、申请途径选择风险、保密审查风险、申请文件翻译风险等。

(一)申请国家选择风险

一般来说,在市场大、专利保护力度强的国家申请的专利有价值。这些国家包括美国、日本、德国等。

具体来讲,能保护企业经营的专利才有价值,企业一般选择自己产品的销售地、生产地申请专利;为了制衡竞争对手,企业也会在主要竞争对手的产品和服务生产地、销售地申请专利。

(二)申请路径风险

原则上,申请哪个国家的专利就要到哪个国家的专利管理部门提出专利申请。但为了方便企业向外国申请专利,国家间订立了一系列国际条约,其中最重要的是《保护知识产权巴黎条约》和《专利合作条约》(简称PCT)。年,在世界范围内有.1%的向国外申请是通过巴黎公约途径提交的,而在中国.%的向外申请是通过PCT途径提交的。

在申请了国内的专利(发明、实用新型)有受理号,获取优先权,然后可以直接去条约成员国内申请,国家多的情况下,通过巴黎公约申请费用高,但时间快。

PCT成员国的企业可以根据条约的约定提出专利申请,一次向多个国家申请专利。通过这种途径提出的申请称为PCT专利申请。

资料:PCT专利申请1、PCT专利申请简介

《专利合作条约》(PCT)是《保护工业产权巴黎公约》下的一个专门性条约,只对巴黎公约成员国开放,由世界知识产权组织进行管理。根据PCT的规定,专利申请人可以通过PCT途径递交国际专利申请,向多个国家申请专利。目前,世界上大部分发达国家和专利大国都加入了《专利合作条约》。

要强调的是,PCT是主要涉及国际专利申请的提交、检索及审查的一个条约。专利申请人不能直接通过PCT得到专利授权。要想获得某个国家的专利,专利申请人还必须履行进入该国家的手续,由该国的专利局对该专利申请进行审查,符合该国专利法规定的,授予专利权。

中国企业可以向国家专利局提出申请,也可以选择向位于日内瓦的WIPO国际局提出申请。

外观设计不适用PCT途径。

2、通过PCT申请国外专利的优点

(1)程序简单方便

申请人只需提交一份国际专利申请,就可以向多个国家申请专利,而且专利申请的语言可以是中文、英语、法语、德语、日语、俄语、西班牙语等十种中的任意一种,中国企业可以直接使用中文提出国际专利申请,且可以直接向国家知识产权局提出申请。

(2)布局时间延长

PCT专利申请延长了巴黎条约规定的12个月的优先权。专利申请人可以在首次提交专利申请之后的20个月内办理国际专利申请进入国家审查阶段的手续,利用这段时间,专利申请人可以对专利市场、竞争对手活动、发明的商业前景以及其他专利布局因素进行调查,然后再决定在哪个国家申请专利。

如果申请人在20个月内还犹豫不决,那他还可以要求进入国际初步审查程序,这样就可以将优先权期增加到0个月。

优先权期间的增加给企业全球性的专利布局提供了足够的时间。

国际专利申请要经过国际检索单位的国际检索,得到一份高质量的国际检索报告。该国际检索报告给出一篇或多篇现有技术文件,使得专利申请人既可以了解现有技术的状况,又可以初步判断发明是否具备授予专利的前景。如果国际申请经过了国际初步审查,专利申请人还可以得到一份国际初步审查单位作出的高标准的国际初步审查报告。如果该国际初步审查报告表明,该发明不具备新颖性、创造性和工业实用性,则专利申请人可以考虑不再进入国家阶段。这些检索可以给企业全球专利布局提供很好的参考。

()节约申请经费

如上所述,20或者0个月的优先期使得专利申请人有根充足的时间决定是否在某个国家申请专利,如果决定减少申请专利的国家,那申请人就可以该国专利审查费用,而这笔费用往往是很昂贵的。

、PCT审查流程

PCT程序分为“国际阶段”和“国家阶段”。

第一阶段:国际阶段

PCT国际专利申请的第一阶段是国际阶段,包括国际申请的受理、形式审查、国际检索和国际公布等必经程序以及可选择的国际初步审查程序。

(1)接受专利申请和对专利进行专利性审查

PCT受理局将对受理的PCT申请的文件进行形式审查,审查合格后则将国际PCT申请文件分别送交世界知识产权组织国际局和国际检索单位。

(2)国际检索

PCT专利申请提交后,在规定的时间内,受理国的专利局作为国际检索单位将对PCT专利申请进行检索,并做出国际检索报告。该检索报告在规定的时间内将尽快送交PCT专利申请人和世界知识产权组织国际局。

自国际申请日(或优先日)起满18个月后,国际局将公布PCT国际专利申请和国际检索单位做出检索报告,并将该申请连同检索报告送交该PCT专利申请要求的“指定国”的专利局。

()国际初步审查

国际初步审查的目的是为了就该发明是否具有新颖性、创造性、和实用性提出初步的意见。该审查意见对各个“指定国”没有任何约束力。但是,PCT规定的标准是当前国际上通用的标准,而且该审查意见是由为数不多的国际初步审查单位在国际检索的基础上做出的,所以该报告应当是比较可靠和可以依赖的。

第二阶段:国家阶段

国家阶段在申请人希望获得专利权的国家的专利局里进行。包括办理进入国家阶段的手续和在各指定局或选定局里进行审批程序。

在国际阶段中没有在自优先权日起十九个月内要求国际初步审查的国际申请,其进入国家阶段(指定局)的期限是自优先权日起20个月;在自优先权日起十九个月内提出国际初步审查要求的国际申请,其进入国家阶段(选定局)的期限是自优先权日起0个月。

进入国家阶段后,需要根据各国规定递交国际申请文件的译本(该国的官方语言)和缴纳规定的国家费用。然后由各国专利局按其专利法规规定对其进行审查,并决定是否授予专利权。

图2-PCT申请审查流程图

资料:欧洲专利申请

在70年代,欧洲的专利申请是在各个国家单独进行处理的。不同的国家的处理程序和专利性要求类似,但是要逐国进行申请,还是给申请人造成不小的麻烦。随着欧洲内部合作程度的加深,尤其是欧盟范围的扩大和重要性的加强,欧洲内部知识产权事务的协调性和一致性的要求变得极为重要。因此,年由欧洲1国签订了《欧洲专利公约》,并且在8年成立了欧洲专利局。根据欧洲专利条约,一项欧洲专利申请可以变成一项多达8个国家生效的欧洲专利,极大地简化了欧洲专利保护机制,也为中国企业申请欧洲专利保护提供了极大的方便。


  截至2年,欧洲专利局的授权专利在0个欧洲国家(包括8个缔约国及2个延伸国)生效,覆盖人口超过.7亿。

欧洲专利制度为各成员国提供了一个共同的法律制度和统一授予专利的程序。审查程序采取早期公开、延迟审查及授权后的异议制度。提出欧洲专利申请时,可以指定一个、几个或全部成员国。一旦依照公约授予专利权,即可在所有指定的成员国生效,与指定的各成员国依国家法授予的专利具有同等效力,欧洲专利权有效期是自申请日起20年。需要指出得是,《欧洲专利公约》仅仅是一个负责审查和授予欧洲专利的公约,对于欧洲专利的维持、行使、保护,以及他人请求宣告欧洲专利无效,均由各指定的成员国依照国家法进行。

依照欧洲专利公约申请欧洲专利有以下益处:

1、一项欧洲专利申请,可以指定多国获得保护,可以在任何一个或所有成员国中享有国家专利的同等效力。简化了在多国单独提交专利申请的手续,节约了开支。

2、欧洲专利按照统一标准审查批准,不会因为各国专利法在程序和审查要求的不同而造成不同后果。

3、欧洲专利局采用英、法、德三种语言,对申请人有较大的选择使用语言的自由,从而也减少了逐一国家以不同语言申请的费用;

4、欧洲专利局采用检索与审查分开进行的程序,既有利于申请人对专利申请及时处理,也有利于国际专利合作条约的协调,方便了提交国际专利申请的申请人。

欧洲申请大致分为以下步骤:

1、提出申请。申请人可以以英语、法语和德语这种官方语言之一向欧洲专利局提出申请。如果通过巴黎公约的途径,在中国在先申请的申请日起12个月内向欧洲申请,并要求中国的优先权,需要提交优先权证明文件。此后,欧专局会发出通知,自该通知发出之日起一个月内,无论申请人是否进行过修改,都可以递交权利要求的修改,但此期限不可延期。

2、欧洲专利局检索。欧专局通常对与申请的专利性有关的现有技术文件进行检索,并把检索结果通过欧洲专利律师转当事人。当申请人接到此检索报告时,通常需要根据检索结果来评估其发明的专利性和获得授权的可能。

、公布专利申请。欧专局将于自优先权日(申请日)起18个月内公布专利申请,并希望检索报告能在公布之前做出,以便申请人能作出是否继续申请程序的选择。

、提出实质审查请求和实质审查。申请人应在申请同时或在欧专局的检索报告公布日起个月内提出实质审查请求,同时需从欧洲成员国中指定具体成员国,并交纳审查费和指定费。如果缴纳7份指定费,欧洲专利条约的全部缔约国都可以被指定,但延伸国的指定费需要单独交纳。

在提出实质审查后进入实审程序,并通常在提出实审后1~年内收到欧专局的审查意见。在答复审查意见时,通常是根据审查员的意见进行辩驳或修改申请文件,但当答复无法驳回反对意见时,申请人会被给予机会参加在欧专局举行的“口审程序”,申请人可以亲自向欧专局处理本案的名成员陈述意见。当申请在口审阶段被驳回,申请人还有权利向欧专局的上诉委员会进行上诉。

、欧洲专利授权。当审查通过后,欧专局将发出授权通知复印件。申请人选择同意授权文本并允许本申请进入授权程序,或按自己的意志对文本或权利要求进行修改。同时(年7月1日后开始实行)付授权费并递交权利要求的其他两个语种的翻译译文。另外,需查询是否已经提交优先权证明文件的译文。上述工作完成后,欧洲专利被正式授权并发出授权证书。

、在欧洲成员国生效。一般在收到授权通知后,申请人就必须决定在指定国名单中选择生效国,通知欧洲专利局该专利在哪些国家生效。根据各生效国的规定,一般都需要将此项欧洲专利的全部内容翻译成该国的语言,并提交给该生效国,以便此项欧洲专利在该国生效。一般欧洲成员国要求在授权公告起个月内完成翻译工作并在各国生效。因此,如果申请人需要在许多国家生效,则需要准备较多的费用。

完成在不同国家生效的工作后,申请人则拥有不同国家的专利,他们相互独立,每一项都需要每年交纳年费。

2年12月,欧洲议会通过了两个建立单一专利的条例草案,为完成建立包含单一专利和统一专利法院的欧洲专利体系扫清了障碍。单一专利将不再需要在每个单独的国家分别生效(包括翻译)和管理,从而大幅度节省时间和费用。这将使欧洲对创新和投资者更具吸引力,以增强其对亚洲和美国的竞争力。

资料:欧亚专利申请

欧亚专利申请的受理局是欧亚专利局。年8月12日,对欧亚两大洲各国开放的《欧亚专利公约》正式生效,公约宗旨在于建立一个国家间体系,加强发明保护领域的合作,在缔约国境内实现有效、统一的专利法律保护。根据《欧亚专利公约》确定了欧亚专利组织(缩写为“EAPO”),包括行*理事会和欧亚专利局,总部设在莫斯科。年1月1日,欧亚专利局正式受理欧亚专利申请,官方语言为俄文。欧亚专利权有效期为自申请提交之日起20年,一经授权自公布之日起在所有缔约国内生效。目前,欧亚专利组织共有9个成员国(俄罗斯、亚美尼亚、亚塞拜疆、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、塔吉克斯坦与土库曼斯坦),均为独联体国家。

申请欧亚专利,相比较而言,其程序要比欧洲专利的程序稍微简单一些,申请人只要用俄语向欧亚专利局提交一份申请,并同时指定地区成员国;欧亚专利局批准专利后,只要向指定成员国缴纳年费,则专利权就在该国维持有效。

 当一件专利希望同时与数个前苏联国家境内寻求专利保护时,提出单一欧亚专利申请案往往较直接向各该国家专利局分别提出申请更为方便有利。

 当一专利申请案取得欧亚专利权利后,不仅专利权人不须分别向上述九国境内专利局再行登记,该专利权人员应向各国专利局分别缴纳的年费,也只须直接缴纳给欧亚专利局再由其代为转缴。当欧亚专利申请案获得核准之际,申请人须就上述各国加以考量,并选择其希望该欧亚专利于未来取得法律效力之国家而交付第一年年费,因此,当欧亚专利之专利权人开始就某一特定缔约国缴纳年费时,事实上就表示该专利权人已选择其希望该案件将来享有专利权保障的区域。

资料:专利审查高速路

专利审查高速路(PatentProsecutionHighway,简称PPH)是指申请人提交首次申请的专利局(OFF)认为该申请的至少一项或多项权利要求可授权,只要相关后续申请满足一定条件,包括首次申请和后续申请的权利要求充分对应、OFF工作结果可被后续申请的专利局(OSF)获得等,申请人即可以OFF的工作结果为基础,请求OSF加快审查后续申请。使用PPH途径向国外提交专利申请,不仅可以更快的进入审查意见答复阶段,使进程加快,而且答复次数也减少,成本降低,授权率也相对更高。

中国已经与20多个国家和地区签署专利审查高速路(PPH)协议,同日本、韩国形成专利申请档案共享网络等,为我国企业在海外获权提供了便利。

(三)保密审查风险

企业申请国际专利首先进行保密审查的规定,美、德、日等国家已经制定了较为完善的保密审查程序,实现了保护国家安全和专利申请人合理利益之间的平衡。

根据《中华人民共和国专利法》的规定:申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的,需要按照有关规定申请保密专利。一般而言,涉及国防利益的发明创造主要是指国防专用或者对国防有重大价值的发明创造;涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益的发明创造是指涉及国防利益以外的,公开后会影响国家的防御能力,损害国家的*治、经济利益或削弱国家的经济、科技实力的发明创造。申请保密专利的发明创造不包括外观设计。

任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行*部门进行保密审查。中国单位或者个人提出专利国际申请的,也要提出保密审查。违反规定向外国申请专利的发明或者实用新型,在中国申请专利的,不授予专利权。

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